在令人难忘的“星际迷航”剧集中，柯克船长和船员遇到“tribbles”的麻烦。Tribbles是一种不可抗拒的小动物，起初似乎是理想的宠物，直到它们暴露出疯狂吞噬谷物和繁殖的倾向。

在Rovalma S.A. v. Böhler-Edelstahl GmbH＆Co. KG一案中（裁定于2017年5月11日），专利审判和上诉委员会（PTAB）最近遇到了“声子”的麻烦。PTAB极力给予充分的理由来解释为什么Rovalma的与声子相关的过程会是显而易见的。联邦巡回法院的结论是，缺乏合理的解释，并将该案驳回重审。该裁定与我们在前章中的讨论一致，联邦巡回法院坚持要求合理的解释，而不是结论性的断言。

“什么是声子？” 你可能会理性地问。反正，我是问了这个问题。在还没有深入到凌乱的数学，以及让我回顾到在最美好的研究生课程中所感到的困惑之前，让我来解释一下。“声子”是指凝聚态物质中，特别是固体中，具有弹性排列的原子或分子的周期性的集体激发振动。显然，理解声子可以帮助我们更好地了解金属的导热性。

来自Rovalma的美国专利 8,557,056的权利要求1如下：

  1. A process for setting a thermal conductivity of a hot-work steel, which comprises the steps of:

providing a hot-work steel, including carbidic constituents and, by weight, 2-10% Mo+W+V;

metallurgically creating an internal structure of the steel in a defined manner such that carbidic constituents thereof have at least one of a defined electron and phonon density and a crystal structure thereof having a mean free length of a path for a phonon and electron flow being determined by specifically created lattice defects;

selecting:

  1. a) a surface fraction and thermal conductivity of the carbidic constituents and a particular surface fraction and thermal conductivity of a matrix material containing the carbidic constituents; or
  2. b) a volume fraction and thermal conductivity of the carbidic constituents and thermal conductivity of the matrix material containing the carbidic constituents; and

setting the thermal conductivity of the steel at room temperature to more than 42 W/mK.

在双方复审的申请中，Böhler认为，过程步骤， 比方，“providing提供”，“creating创造”，“selecting选择”，和“setting设定”，应被解释为涵盖特定的化学成分，而不管用何种方法得到该化学组合物。专利审判和上诉委员会同意了Böhler提出的对于权利要求的解释，认为Böhler有充分理由让人相信其显而易见性的断言，并批准了双方复审的申请。

Rovalma认为，Böhler提出的对于权利要求的解释是不正确的，即权利要求应被解释为需要执行所述的程序步骤来得到产品。 Rovalma提出了外在论据以证明他的权利要求是具有可实施性的。根据Rovalma的说法，该领域中的普通技术人员可以基于特定热处理过程来预测特定碳化物的形成，可以使用现有的软件进行必要的计算模拟，并且应该能够理解，钢的热导率取决于晶格缺陷和杂质。

在最终的书面决定中，专利审判和上诉委员会同意了Rovalma对于权利要求的解释，但得出结论认为这些权利要求是显而易见的，并主要依赖于Rovalma所提交的文献。专利审判和上诉委员会认为一个普通技术人员“会认识到热加工条件会影响内部结构，从而影响钢的热性能”。专利审判和上诉委员会总结说，普通技术人员会依据先有技术来增加钢的热导率，并预计能成功地实现更高的导热性。

在对联邦巡回法院的上诉中，Rovalma提出专利审判和上诉委员会的决定证据不足，并且程序上也不完整。联邦巡回法院在两个理由上都支持Rovalma。在此，我们只讨论与证据不足有关的论据。

具体来说，Rovalma认为，专利审判和上诉委员会未能提供事实依据来证明一个普通技术人员（1）会认为理想的热导率可以通过实施权利要求中的流程步骤来实现; （2）会有动力去提高钢的热导率；和（3）会有合理的对得到理想的热导率成功的期望。

联邦巡回法院认为，专利审判和上诉委员会 “ 没有充分解释其显而易见性决定的依据，以便我们能够解决Rovalma所提出的实质性证据的问题。” 据法院说，“我们一再强调，专利审判和上诉委员会在分析上要提供明确的解释- 无论是作为显而易见性法律的判定还是作为行政法律的执行，都必须遵从。” 专利审判和上诉委员会认为，权利要求的流程步骤基于Rovalma提交的先有技术，要么是内在必然的，要么是显而易见的，但专利审判和上诉委员会并没有解释其证据基础用于得出这一结论。 “专利审判和上诉委员会也没有充分说明为什么本领域的普通技术人员会有动力去提高现有技术中公开的钢的热导率。” 法院认为，专利审判和上诉委员会对于为什么普通技术人员在实现更高的热导率方面会有合理的成功期望，也缺乏足够的解释。法院裁定，专利审判和上诉委员会未能创建一个可予以审查的记录，要求驳回重审。

Rovalma一案继续体现了联邦巡回法院在近几个月裁定的趋势；另请参阅：在NuVasive, Inc. 一案（裁定于2016年12月7日），在 Van Os一案（裁定于2017年1月3日），在Personal Web Technologies v. Apple 一案（裁定于2017年2月14日），以及Icon Health＆Fitness v. Strava（裁定于2017年2月27日）。现在，法院似乎更愿意深入研究是否专利审判和上诉委员会基于充足的证据，结合改良技术或者结合现有技术的动机，以及对合理成功期望的独立和明确要求，作出完整，合理的解释（见法官O’Malley在Intelligent Bio-Systems v. Illumina Cambridge一案中的意见，裁定于2016年5月9日）。

我不是冶金专家，但我同情Böhler。 ‘056专利的流程语言是不明确的。我们从一种已知的成分开始：含有钼，钨和钒的钢。我们如何知道何时我们能创造一个钢结构“使其碳组成成分……有特定的电子和声子密度”？我们如何知道何时“声子和电子流的平均自由长度”是“由特定产生的晶格缺陷而确定”的？如何能够准确地修改钢铁的成分来实现这些特性？其他过程的要求也不是明确清晰的。在驳回重审阶段，Rovalma可能会发现自己很难帮助专利审判和上诉委员会更好地了解其发明。

我们可以很容易明白为何在理解“声子”时遇到麻烦。作为专利实践者，我们有责任回顾和关注庭审判决及专利审判和上诉委员会的决定，以确保法律要求的事实依据和合理解释并存，并提供此类信息给我们的客户。走捷径，是人的自然反应。当审查员或专利审判和上诉委员会这样做而消耗客户的资源时，反击是唯一明智的回应。而类似Rovalma的案件，也为此举提供了弹药。“愿原力与你同在”！

 

英文版：/obviousness-patent-office-burden-part-ii/

撰写：乔纳森 ∙ 舒哈特

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